国家知识产权局商标局评审六处处长孙欧表示,对于不以使用为目的的囤积商标牟利行为,申请人的主观恶意并不是很明显。因此,对于申请量大的商标囤积行为,我国一直没有有效制止的手段。第四次《商标法》修订中,通过修改第四条,增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。”这一规定,赋予了我们一个更有力的法律武器。在后续评审程序中,第四条也可以作为无效宣告的法律依据,使打击恶意注册法律手段更充分、更有力。
在注册审查阶段,受审查制度及程序设计限制,大多数情况下并不接受当事人提供的证据,因此当事人无法通过举证对自身行为进行抗辩。而审查部门则只能通过商标申请量的指标进行主观判断,因此在打击囤积过程中难免会存在一些误伤。申请人是否有机会证明自己的注册申请行为并非出于恶意呢?对此,郑海燕表示,为了避免误伤,会给申请人发出审查意见书,让他们提供申请注册商标的合理理由。如果他们提供的证据能够克服《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的驳回理由的话,商标局将依法作出裁定。
市场上的商标恶意注册行为,还给企业带来了较大的工作量。小米集团高级法务总监赵丝幪表示,企业无论面对怎样的情况,都会选择通过防御性注册来抵御恶意注册行为。郭伟红表示,市场主体没进入市场之前,也会根据企业产品的市场前期规划进行商标布局,对自己进行知识产权保护,避免因为商标被抢注而无法进入市场。
“当初立法时,草案里面其实是没有‘恶意’两个字的。”郑海燕介绍说,讨论草案时,有代表提出来,有一些企业在商标注册后进行了实际使用,并在其他类别上进行防御性注册,使其他人不会去注册这个商标。与会代表认为,这类情况下全部一律驳回不合理,因此在最后的法律中加了“恶意”两个字。”郑海燕表示,企业采取的正常的、预防性质的、防御性质的商标,不在打击范围之内,不在《商标法》第四条这一条款的适用范围之内。
“不以使用为目的”和“恶意注册”如何认定?商标代理服务机构对上述问题表示关心。根据修改后的《商标法》,如果代理人知道委托人的恶意申请行为,还提供代理服务的话,也要承担相应法律责任。万慧达知识产权合伙人黄晖表示:“哪一种是以使用为目的,哪一种不是以使用为目的;哪一种是恶意,哪一种不是出于恶意,这些很难判断。”
对于代理机构关心的这些重要问题,郑海燕做了积极回应。她介绍说,根据《规范商标申请注册行为若干规定》,审查部门在判断商标注册申请是否属于违反商标法第四条规定时,将综合考虑以下因素:一是申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等;二是申请人所在行业、经营状况等;三是申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况;四是申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况;五是申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况;六是商标注册部门认为应当考虑的其他因素。
对于遭遇商标恶意注册的企业,孙欧建议把握三个关键:及时、准确、有力。及时是指如果企业商标受到侵犯须在有效期内到商标局评审处提无效宣告,如果超过了五年,不属于造成不良影响、扰乱公序良俗的情况就无法提出无效宣告了。准确,指的是准确适用法律。比如,企业被商标代理人抢先注册商标,这种情况下要用《商标法》第15条准确提出,错用条款会丧失补救机会。有力,指的则是在提出无效宣告后,要举出充分的证据。“商标是拿来用的,不是拿来炒的,期待新《商标法》的实施进一步助力商标申请注册回归本义。”黄晖表示。