签订调解协议后，对方“金蝉脱壳”再次侵权怎么办？今天（4月8日）下午，上海市高级人民法院（以下简称上海高院）对这样一起侵害外观设计专利权纠纷案作出终审宣判，判决驳回上诉，维持原判。根据一审原判，上诉人宁波赛冠车业有限公司（以下简称赛冠公司）、宁波优升车业有限公司（以下简称优升公司）侵害了被上诉人禧玛诺（新）私人有限公司（以下简称禧玛诺公司）的外观设计专利权，应连带赔偿其经济损失以及合理开支共计100万元。

　　“握手言和”后再遭侵权

　　禧玛诺公司是外观设计专利“自行车后变速器”（专利号：ZL201230022870.0）的专利权人，该专利权目前有效。涉案专利设计1、设计2立体图

　　2015年1月，禧玛诺公司向法院提起诉讼，认为赛冠公司制造、销售、许诺销售的HG-21A自行车部件，侵犯了上述外观设计专利权。案件审理期间，两公司达成调解协议，赛冠公司承认侵权行为，并承诺停止制造、销售、许诺销售任何落入涉案专利权保护范围的产品，删除所有登载侵权产品的宣传资料，否则支付禧玛诺公司违约金100万元。

　　在此期间，赛冠公司将部分生产设备、商标转让给了优升公司，赛冠公司的高级管理人员徐某、凌某等人也前往优升公司就职。工商登记信息显示，两公司住所地均为浙江省慈溪市某村。

　　2016年5月、2017年5月

　　禧玛诺公司委托代理人分别前往某自行车展览会，对展会会刊、展台布置、宣传册、展位工作人员名片等进行公证证据保全。结果发现，上述物品均同时对外公示了优升公司与赛冠公司名称，宣传册中均包含了HG-21、HG-21A、HG-24、HG-24A、HG-24B产品，2017年宣传册用不干胶对HG-21A型号产品进行了遮挡。2016年宣传册内部图片

　　2017年11月

　　禧玛诺公司的母公司向赛冠公司发送律师函，表明后者在展会上的上述行为，侵犯了涉案外观设计专利权，要求其依调解协议赔偿100万元。同年12月，该公司收到发件人为“Eric.Yang”的复函邮件，称已经按照调解协议履行义务，对产品型录中的有关图片进行了遮挡，邮件末尾标注“NINBOYOUSHENGBICYCLECO.，LTD”等字样。

　　2018年5月

　　相关市场监管部门在扣押优升公司生产的侵犯禧玛诺公司商标权商品时，发现了后拨器半成品、配件以及生产车间，处罚过程中查获了优升公司生产计划表，该表中记载有型号为HG-21AED、HG-21ACP的产品。

　　禧玛诺公司认为，赛冠公司制造、许诺销售的HG-21、HG-21A，HG-24、HG-24A、HG-24B分别与涉案专利设计1、设计2相同，落入涉案外观设计专利权保护范围，其行为违反了调解协议约定，应当依约赔偿100万元；优升公司与赛冠公司人格混同，共同实施侵权行为，应承担连带责任。禧玛诺公司于2019年向上海知识产权法院提起了外观设计专利权诉讼。

　　两公司提出现有设计抗辩

　　案件一审中，赛冠公司、优升公司辩称，经比对，HG-21、HG-21A与涉案专利设计1在基座部件是否贴有商标、螺栓旋紧状态、接片固定方式等方面存在区别，在连杆组件和基座部件正面的两条弧线设计、基座部件中央安装的固定螺母设计、基座部件下方的固定螺栓设计以及连杆组件下方的螺母形状等处也有明显差异。HG-24、HG-24A、HG-24B与涉案专利设计2的比对，与上述情况基本相同，因此，被控侵权产品的外观设计与涉案专利既不相同也不近似。涉案专利设计1与被控侵权产品HG-21

　　两公司还以专利号为ZL201130183923.2的外观设计专利、专利号为ZL201130183967.5的外观设计专利、专利号为00117930.6的发明专利，提出抵触申请抗辩和现有设计抗辩。两公司认为，被控侵权产品图片与上述专利的区别点，也是被控侵权产品与涉案专利的区别点，判断是否构成近似的标准应当一致，如果认定被控侵权产品与涉案专利构成近似，那么，被控侵权产品与抵触申请、现有设计亦无实质性差异，即不构成侵权。

　　除此以外，赛冠公司向法庭提交了财务报表等证据，声称公司已于2016年全部停止生产经营，未实施任何侵权行为，也未与优升公司混同经营，因此无需承担侵权责任。即使构成侵权，也不能直接依据另案调解协议确定赔偿金额，而应结合涉案侵权产品销售数量、赛冠公司未实施侵权行为等情况进行综合判断。

　　优升公司表示，该公司与赛冠公司人格独立，既没有混同也没有共同实施侵权行为。公司没有从事制造被控侵权产品的行为。如果构成侵权，原告主张的100万元赔偿款也明显过高，况且之前的调解协议具有相对性，对优升公司没有约束力，不能作为认定本案赔偿款的依据。

　　一审期间，优升公司向国家知识产权局提出申请，请求宣告涉案外观设计专利无效。2019年9月，国家知识产权局作出审查决定，维持涉案专利权有效。

　　同年12月，禧玛诺公司委托代理人对“宁波优升赛冠”相关网站进行公证证据保全，发现网站中以“宁波优升（赛冠）车业有限公司”的名义进行宣传，并称“公司专业从事自行车零部件的研究、开发和生产”。该网站由优升公司签约制作，并提供内容信息。

　　一审法院审理后认为，HG-21、HG-21A，HG-24、HG-24A、HG-24B分别落入涉案专利设计1、设计2的保护范围，侵犯了原告的外观设计专利权，优升公司、赛冠公司提出的抵触申请抗辩、现有设计抗辩均不能成立。现有证据尚不足以证明两公司财务状况高度混同，故两被告不构成人格混同，但结合展会、网站、行政机关查处等情况，足见两公司共同实施了制造、许诺销售被控侵权产品的行为，应当共同承担赔偿责任。2020年5月，一审法院依调解协议约定金额，判决两公司连带赔偿经济损失以及合理开支共计100万元。

　　赛冠公司、优升公司不服，向上海高院提起了上诉。期间，优升公司明确以专利号为ZL201130183923.2的外观设计专利主张现有设计抗辩。

　　上海高院受理案件后另查明，在www.1688.com网站上点击相关商品链接进入案外人店铺，其中展示的两款产品与被控侵权产品HG-21和HG-21A外观一致，产品品牌为“赛冠”，购买评价的日期在2018年7月至2020年10月。

　　严惩重复恶意侵权判赔100万元

　　2020年12月3日，上海高院开庭审理此案，双方当事人围绕“被控侵权产品的外观设计是否落入涉案专利权保护范围”“优升公司上诉主张的现有设计抗辩是否成立”“赛冠公司和优升公司是否共同实施了侵权行为”“一审法院依据另案调解协议确定本案的损害赔偿金额是否有误”等展开了辩论。

　　赛冠公司坚持其在一审中的观点，同时提出，涉案展会由优升公司参展，网站由优升公司维护使用，均与赛冠公司无关。经营场所里仅有优升公司进行生产经营活动，一审法院依据优升公司实施的行为，推定赛冠公司共同侵权，属于事实认定错误。

　　优升公司补充，赛冠公司是名存实亡的僵尸企业，主观上没有授权代表与优升公司进行意思联络，客观上没有共同实施被诉侵权行为的人员和物质条件。调解协议约定的违约金系违约责任计算方式，而非侵权损害赔偿的计算方式。一审法院以共同侵权为由，判决两公司共同赔偿100万元，属于法律适用错误和事实认定错误，且违反了侵权责任的因果关系原则和比例原则，造成严重的不公平和利益失衡。

　　上海高院审理后认为，经比对，HG-21、HG-21A与涉案专利设计1的部件外形相同，整体形状亦相同。HG-21、HG-21A上印有的商业标识，在外观设计比对时不应予以考虑。HG-21的支架轴组件形状与涉案专利不同，但该部件属于该产品惯常设计，对整体视觉效果不产生影响。两公司提出的连杆组件和基座部件正面的两条弧线设计不同、基座部件中央安装的固定螺母设计不同等区别，属于局部细微差异，对整体视觉效果不产生实质性影响。故HG-21、HG-21A与涉案专利设计1基本相同，落入涉案专利权保护范围。HG-24、HG-24A、HG-24B与涉案专利设计2的比对，与上述情况基本相同，也落入涉案专利权保护范围。

　　关于“现有设计抗辩是否成立”

　　上海高院认为，专利号为ZL201130183923.2的外观设计专利，申请日在涉案专利优先权日之前，其授权公告日在涉案专利优先权日之后，属于涉案专利的在先申请，可以参照适用现有设计抗辩的规定。但是，经比对，上述外观设计专利与被控侵权产品的基座部件和连杆组件外形设计区别较大，外侧板的形状设计亦明显不同，且上述部件容易被一般消费者关注到，对整体视觉效果影响较大。因此，优升公司上诉主张的现有设计抗辩不能成立。涉案专利设计1、被控侵权产品HG-21、抵触申请ZL201130183923.2那么，赛冠公司和优升公司是否构成共同侵权？上海高院认为，根据展会、网站以及行政机关查处中的证据，足以证明两公司在被控侵权产品的制造和许诺销售中存在业务混同。赛冠公司虽主张早已停止经营活动，但该辩称明显与其上述对外表示行为不符。优升公司否认制造被控侵权产品，却未就生产计划表中载有被控侵权产品的近似型号作出合理解释，并提供反驳证据，故两公司共同实施侵权行为，依法应承担连带责任。

　　至于本案损害赔偿金额的确定，上海高院认为，调解协议中约定的100万元违约金，是对后续发生的侵权行为如何承担侵权赔偿责任的约定，符合相关司法解释规定，可以作为确定本案赔偿金额的依据。赛冠公司签订调解协议后，就将生产设备、商标转让给优升公司，其高级管理人员也转至优升公司任职，继续实施上述侵权行为，显然具有逃避调解协议约定的赔偿责任的目的。优升公司虽不是调解协议签订主体，但与赛冠公司有共同侵权的意思联络，以及逃避调解协议约定责任的共同目的，应连带承担赔偿责任。况且，根据二审查明的事实，2018年至2020年期间，市场上仍有部分被控侵权产品在销售，禧玛诺公司确因侵权行为遭受了实际损失。